문) 타인으로부터 특허권을 침해하였다고 하는 경고장을 받은 경우 어떻게 대처하여야 하나?

답) 특허권자로부터 특허침해 중지를 요구하는 경고장을 받은 경우 침착하게 상대방의 권리범위를 분석해 보고 적절한 대응을 해야 하며 일반인들은 특허명세서만으로 자신이 사용하고 있는 기술이 상대방 특허권을 침해하는지 여부를 정확하게 판단하기 어려우므로 특허관련 전문가(변리사 등)와의 상담을 통해 효과적으로 대처하는 것이 바람직하다.

침해여부를 분석한 결과 특허권자의 침해주장이 정당하다고 판단될 경우에는 우선 그 특허발명의 실시를 중단하고 특허권자와 협의하여 실시권을 허여받거나 특허권을 양도받은 후에 그 특허발명을 실시해야만 더 이상의 침해분쟁에 휘말리지 않게 된다.

이때 자신도 그 기술에 대해 개량특허권을 가지고 있는 경우에는 상호실시허락(Cross License) 협상을 시도할 수 있으며 상대방이 끝까지 실시허락을 하지 않는 경우에는 자신의 개량발명을 실시할 수 없으므로 특허청 심판원에 ‘통상실시권허용심판’을 청구해 실시권을 얻을 수도 있다.

한편 특허권자의 침해주장이 부당한 것으로 판단된 경우 먼저 자신의 사용 기술이 상대방의 권리범위에 포함되지 않는다는 답변서신을 내용증명 우편으로 보낸다.

또한 책임있는 기관의 감정을 받아두는 것이 유리하므로 특허청 심판원에 자신의 기술이 상대방 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 ‘권리범위확인심판’을 청구할 수 있다.

이 심판에서 상대방 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 심결을 받아낸 경우에는 법원에서도 특허청의 심결 내용을 존중하므로 상대방이 침해소송을 제기하더라도 유리한 위치에서 소송절차를 진행할 수 있다.

또한 상대방의 특허가 무효사유를 갖고 있는 경우에는 특허청에 무효심판을 청구할 수 있으며 자기가 실시하고 있는 발명이 상대방 특허권의 특허출원일 이전부터 이미 실시하고 있었던 경우에는 그 발명을 계속 실시할 수 있는 권리(선사용권)가 주어지므로 구체적인 증거를 첨부하여 선사용에 의한 실시권이 있음을 회신서에 기재하면 된다.

강원도 중소기업종합지원센터

고문변리사 강석주(749-3306)